2023.02.07 – в связи с постановлением президиума СИП от 2021.12.17 СИП повторно рассмотрел в первой инстанции иск Яндекса и признал недействительным в полном объёме решение Роспатента от 2020.04.17, которым была прекращена правовая охрана товарного знака "Яндекс Афиша".
2021.12.17 – Президиум Суда по интеллектуальным правам (в составе: Л.А.Новоселовой, Г.Ю.Данилова, В.А. Химичева, Н.Л.Рассомагиной, Е.С.Четвертаковой) рассмотрел кассационную жалобу Яндекса на решение СИП от 2020.10.30, отменил это решение и направил дело на новое рассмотрение в СИП в качестве суда первой инстанции. Яндекс представляли (по доверенности) Е.М.Тиллинг и А.С.Лапшина. Роспатент представлял (по доверенности) С.Л.Халявин. компанию "Афиша" представлял (по доверенности) И.С.Львов.
2020.10.30 – СИП оставил без удовлетворения иск Яндекса о признании недействительным решения Роспатента от 2020.04.17.
2020.04.17 – Роспатент принял решение о признании товарного знака "Яндекс Афиша" не соответствующим пункту 10 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации. В связи с этим он признал недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку "Яндекс Афиша" в части 9, 16, 35, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ.
2020.02.10 – компания "Афиша" обратилась в Роспатент с возражениями против регистрации товарного знака "Яндекс Афиша" на основании подпункта 2 пункта 6 и пункта 10 статьи 1483 ГК.
2019.08.20 – Роспатент по заявлению Яндекса зарегистрировал в качестве товарного знака №724232 словесное обозначение "Яндекс Афиша" с приоритетом от 2019.06.17 в отношении товаров 9, 16, 35, 38, 39, 41, 42, 45 классов МКТУ.
2001.11.01 – Роспатент по заявке компании "Афиша" зарегистрировал товарный знак "Афиша" №206077 с приоритетом от 1998.12.30 в отношении 1-42 классов МКТУ.
ПОЗИЦИЯ КОМПАНИИ АФИША:
Спорный ("Яндекс Афиша") и противопоставленный ("Афиша") товарные знаки сходны по семантическому, фонетическому и графическому критериям.
Обозначение "Яндекс Афиша" не является фантазийным, состоит из двух имён существительных, которые не связаны между собой ни грамматически, ни по смыслу.
Слово "Яндекс" воспроизводит элемент серии товарных знаков, принадлежащих Яндексу, а слово "Афиша" – элемент серии товарных знаков компании "Афиша" и единственный охраняемый элемент товарных знаков: "АФИША.RU" (№263830), "пикник "афиши" (№361579), "мобильная афиша" (№361580), "афиша Еда" (№632492), "афиша daily" (№658012), "афиша рестраны" (№696705 и №637445).
У потребителя может возникнуть представление о том, что маркированные спорным товарным знаком товары (услуги) реализует (оказывает) не общество "Яндекс", а компания "Афиша".
В действиях Яндекса при приобретении исключительного права на спорный товарный знак есть признаки злоупотребления правом.
ПОЗИЦИЯ ЯНДЕКСА:
Роспатенту следовало проанализировать вопрос вероятности смешения "старшего" товарного знака с "младшим", поскольку обратный подход к оценке охраноспособности спорного товарного знака без учета вероятности его смешения с противопоставленным товарным знаком не соответствует существующей мировой практике, а также практике самого административного органа, который зарегистрировал значительное количество товарных знаков со словесным элементом "Афиша".
Спорный товарный знак представляет собой единую семантическую и лексическую конструкцию, в связи с чем при определении его охраноспособности исходя из требований пункта 10 статьи 1483 ГК должно приниматься во внимание все обозначение в целом, а не какой-либо его элемент, как это имеет место при применении положений подпункта 2 пункта 6 названной статьи ГК.
Спорный товарный знак является словосочетанием, в котором к главному слову, представляющему собой родовое понятие ("Яндекс"), добавляется другое зависимое характеризующее слово ("Афиша"), что приводит к образованию нового видового понятия, имеющего иной, более содержательный, смысл.
Необоснованы выводы Роспатента об однородности части товаров 9 и 41 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы спорный и противопоставленный товарные знаки.
Роспатентом были нарушены процессуальные права правообладателя спорного товарного знака и процедура рассмотрения возражения, поскольку на заседании Палаты по патентным спорам неоднократно отказано в переносе даты заседания коллегии в связи с необходимостью представления дополнительных доказательств, для обеспечения личного (без использования видеоконференц-связи) участия представителей и подготовки письменного заявления о внесении изменений в товарный знак в части признания элемента "Афиша" неохраняемым с целью сохранения правовой охраны спорного товарного знака.
В обоснование своих доводов Яндекс, в частности, ссылался на: (1) Информационное письмо об оценке сходства словесных обозначений, включающих товарный знак другого лица, утвержденное протоколом заседания Совета по качеству Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 2017.03.24 №СК-5 ("Информационное письмо №СК-5"); (2) Руководство по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденном приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 2018.07.24 №128 ("Руководство №128"); (3) представленные в материалы дела результаты социологических исследований, проведенных Федеральным научно-исследовательским социологическим центром Российской академии наук и Всероссийским центром изучения общественного мнения.
При применении пункта 10 статьи 1483 ГК должна быть оценена вероятность смешения спорного и противопоставленного товарных знаков и возможность введения потребителя в заблуждение. Спорный товарный знак является словесным обозначением, представляющим собой единую семантическую и лексическую конструкцию, которую нельзя проверять на соответствие требованиям пункта 10 статьи 1483 ГК. В правоприменительной практике Роспатента и в выводах суда первой инстанции нет последовательности в толковании и применении данной нормы, что приводит к нарушению принципа правовой определенности и требований соразмерного ограничения свободы экономической деятельности.
ПОЗИЦИЯ РОСПАТЕНТА:
Слово "Яндекс" занимает начальное положение в спорном товарном знаке и воспроизводит произвольную часть фирменного наименования правообладателя данного товарного знака.
Синтаксическое и грамматическое восприятие словесных элементов "Яндекс" и "Афиша" возможно путем постановки логического ударения на оба элемента, однако с учетом результатов социологических исследований сильным элементом является "Яндекс", а слабым – "Афиша".
Сходство между спорным и противопоставленным товарными знаками отсутствует. Нет оснований для вывода о несоответствии регистрации спорного товарного знака положениям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК.
Сам факт фонетического и семантического вхождения противопоставленного товарного знака в спорный товарный знак в совокупности с однородностью товаров и услуг, для которых они зарегистрированы, является достаточным основанием для признания спорного товарного знака, не соответствующим требованиям пункта 10 статьи 1483 ГК в части предоставления правовой охраны для индивидуализации товаров 9, 16, 35, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ.
ПОЗИЦИЯ СУДА ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ (СИП) ПРИ ПЕРВОМ РАССМОТРЕНИИ:
При проверке законности оспариваемого решения Роспатента СИП руководствовался:
(1) пунктом 10 статьи 1483 и статьёй 10 ГК;
(2) пунктами 41–43, 45, 49 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 2015.07.20 №482 ("Правила №482");
(3) разъяснениями, содержащимися в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 2019.04.23 №10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" ("Постановление Пленума №10").
Принимая решение от 2020.04.17 Роспатент действовал в рамках предоставленных ему полномочий.
Доводы Яндекса, по существу, сводились к несогласию с тем, каким образом административный орган истолковал положения пункта 10 статьи 1483 ГК и определил обстоятельства, являющиеся существенными при рассмотрении вопроса о соответствии регистрации спорного товарного знака данной норме материального права.
Проанализировав сравниваемые товарные знаки, суд первой инстанции признал обоснованным вывод Роспатента о возможности применения в спорной ситуации положений пункта 10 статьи 1483 ГК и сопоставления не обозначений в целом, а части спорного словесного товарного знака и противопоставленного товарного знака, состоящего из единственного словесного элемента.
Суд сделал такой вывод, исходя из буквального толкования нормы пункта 10 статьи 1483 ГК с учетом содержания пункта 6 этой же статьи Кодекса. Иной подход лишил бы положения пункта 10 статьи 1483 ГК, являющегося специальной нормой, какого-либо самостоятельного значения.
Словесный элемент "Афиша" спорного товарного знака и противопоставленный товарный знак фонетически и семантически тождественны. Стандартное исполнение названного элемента усиливает влияние фонетического и семантического тождества при проведении сравнительного анализа
обозначений.
Следует отклонить ссылки Яндекса на Информационное письмо №СК-5 и на Руководство №128, поскольку эти документы не являются нормативными правовыми актами, а изложенные в них подходы касаются применения общих правил, вытекающих из пункта 6 статьи 1483 ГК.
Представленные Яндексом результаты социологических исследований, которые подтверждают, что с точки зрения психологии потребителей обозначение "Яндекс Афиша" воспринимается целостно как единое неделимое словосочетание, не могут быть приняты во внимание, поскольку при проверке соответствия товарного знака требованиям пункта 10 статьи 1483 ГК не осуществляется оценка обозначения в целом.
Проанализированные товары и услуги относятся к общим родовым группам, либо являются взаимодополняемыми, поэтому не обоснованы доводы Яндекса об ошибочности выводов Роспатента касательно товаров 9 и 41 классов МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрированы спорный и противопоставленные товарные знаки, а также о высокой степени однородности.
Оснований для удовлетворения заявленных требований Яндекса нет.
Вместе с тем не доказанны доводы компании "Афиша" о наличии в действиях Яндекса при приобретении исключительного права на спорный товарный знак признаков злоупотребления правом.
ПОЗИЦИЯ СУДА КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ (ПРЕЗИДИУМ СИП):
В кассационной жалобе Яндекс ссылается на то, что: (1) СИП неправильно истолковал положения пункта 10 статьи 1483 ГК; (2) ссылается на то, что, вопреки положениям статей 6, 65, 170 АПК, в обжалуемом решении не дано толкование этой нормы.
СИП самостоятельно оценивал сходство между спорным и противопоставленным товарными знаками для целей применения пункта 10 статьи 1483 ГК, не обратив внимание на то, что это обстоятельство не устанавливал административный орган, а при проверке доводов возражения о несоответствии регистрации спорного товарного знака требованиям пункта 6 данной статьи Кодекса констатировал отсутствие сходства между сравниваемыми товарными знаками.
СИП приобщил и оценил в своём решении те доказательства, которые компания "Афиша" не прикладывала к своим возражениям, направленным в Роспатент, а Роспатент не исследовал при вынесении обжалуемого ненормативного акта (в т.ч. доказательства осведомленности Яндекса о принадлежности противопоставленного товарного знака компании "Афиша" и социологический отчет по исследованию различительной способности и узнаваемости потребителями товарного знака, подготовленный Аналитическим центром Юрия Левады).
В нарушение положений части 3 статьи 8, статьи 9, части 2 статьи 65 АПК СИП не оценил письменные документы правообладателя спорного товарного знака, опровергающие возможность смешения сравниваемых обозначений.
Неправильное применение СИП норм материального права повлекло преждевременный, сделанный без исследования всех необходимых для рассмотрения дела обстоятельств, вывод о соответствии решения Роспатента требованиям действующего законодательства.
Выводы суда первой инстанции не соответствуют обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам. Для принятия законного и обоснованного решения требуются исследование и оценка доказательств, доводов и возражений лиц, участвующих в деле, что невозможно в суде кассационной инстанции исходя из его полномочий, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 АПК, дело
подлежит направлению на новое рассмотрение в СИП в качестве суда первой инстанции.
При новом рассмотрении дела СИП следует, установить обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного рассмотрения заявления, дать оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, и представленным в обоснование этих доводов доказательствам, привести мотивы, по которым суд пришел к своим выводам, принял или отклонил доводы лиц, участвующих в деле, со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты и на основе этого, исходя из подлежащих применению норм материального права, доводов и возражений лиц, участвующих в деле, принять законное и обоснованное решение.
ДРУГИЕ ДЕЛА О ТОВАРНЫХ ЗНАКАХ СО СЛОВЕСНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ "АФИША":
2023.01.13 – СИП досрочно прекратил правовую охрану товарного знака "пикник "афиши" (№361579) в отношении услуг 35 («организация торговых ярмарок в коммерческих и рекламных целях; редактирование рекламных текстов»), 41 («информация по вопросам воспитания и образования; организация выставок с культурно-просветительной целью, организация и проведение мастер-классов [обучение]; представления театральные») и 42 («размещение веб-сайтов; разработка программного обеспечения; создание и техническое обслуживание вебсайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров») классов МКТУ вследствие неиспользования этого товарного знака правообладателем – компанией "Афиша". Подробнее – в карточке дела №СИП-44/2020.
2023.01.13 – СИП досрочно прекратил правовую охрану товарного знака "мобильная афиша" (№361580) в отношении услуг 35 («агентства рекламные; макетирование рекламы; обновление рекламных материалов; публикация рекламных текстов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети») и 42 («размещение веб-сайтов; разработка программного обеспечения; создание и техническое обслуживание вебсайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров») классов МКТУ вследствие неиспользования этого товарного знака правообладателем – компанией "Афиша". Подробнее – в карточке дела №СИП-43/2020.
2022.12.15 – Президиум СИП оставил в силе решение СИП от 2022.03.28 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "афиша" (№206077) в отношении услуг 41 («воспитание; обеспечение учебного процесса») и 42 («программирование; реализация товаров») классов МКТУ вследствие неиспользования этого товарного знака правообладателем – компанией "Афиша". Подробнее – в карточке дела №СИП-1083/2019.
2022.12.12 – СИП досрочно прекратил правовую охрану товарного знака "АФИША.RU" (№263830) в отношении услуг в отношении услуг 35 («реклама»), 41 («развлечения») и 42 («разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров») классов МКТУ вследствие неиспользования этого товарного знака правообладателем – компанией "Афиша". Подробнее – в карточке дела №СИП-42/2020.
2021.05.21 – Президиум СИП оставил в силе решение СИП, которым ПАО "МТС" было отказано в отмене решения Палаты по патентным спорам от 2020.04.16 о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку "МТС Афиша" (№713328) в отношении части товаров 09, 16, 35, 38, 39, 40, 41, 42 классов МКТУ. Подробнее – в карточке дела №СИП-605/2020.
В октябре 2020 года Яндекс обратился в Роспатент с возражениями против предоставления правовой охраны пяти товарным знакам компании "Афиша". Роспатент отказал Яндексу в удовлетворении этих возражений. Яндекс оспаривал эти отказы в СИП (в суде первой инстанции). В январе-феврале 2022 года СИП отказал в удовлетворении исковых требовний Яндекса по этим делам в полном объёме. Подробнее – в карточках дел и решениях СИП:
(1) дело №СИП-26/2021 – по товарному знаку "афиша" (№3206077);
(2) дело №СИП-27/2021 – по товарному знаку "АФИША.RU" (№263830);
(3) дело №СИП-28/2021 – по товарному знаку "мобильная "афиша" (№361580);
(4) дело №СИП-29/2021 – по товарному знаку "афиша рестораны" – комбинированный (№637445);
(5) дело №СИП-30/2021 – по товарному знаку "афиша рестораны" (№696705).